BGH Urteil vom 24.04.2008 (AZ. I ZR 159/05) - afiliates.de

Am 17.10.2008 hat der Bundesgerichtshof (BGH) seine Entscheidung „afilias.de“ aus dem April 2008 veröffentlicht. Mit Urteil vom 24.04.2008 hatte der I. Zivilsenat des BGH zum AZ. I ZR 159/05 die Rechte von Domaininhabern ohne eigene Kennzeichenrechte gestärkt und entschieden, dass eine zeitlich nach der Registrierung erfolgte Markenregistrierung bzw. Kennzeichenerlangung grundsätzlich nicht ausreicht, um einen älteren Domainbesitz streitig zu machen.
In dem Leitsatz heißt es:
„Grundsätzlich verletzt ein Nichtberechtigter, für den ein Zeichen als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ registriert ist, das Namens- oder Kennzeichenrecht desjenigen, der an einem identischen Zeichen ein Namens- oder Kennzeichenrecht hat. Etwas anderes gilt jedoch regelmäßig dann, wenn das Namens- oder Kennzeichenrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Nichtberechtigten entstanden ist (im Anschluss an BGH, Urt. v. 9.9.2004 – I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 = WRP 2005, 488 – mho.de).
BGH, Urt. v. 24. April 2008 – I ZR 159/05 – afiliates.de “
Damit erteilte der BGH der Rechtsansicht eine deutliche Abfuhr, die für den Domainerwerb einer bereits registrierten Domain ein nachträglich entstandenes Kennzeichen- und/oder Namensrecht ausreichen ließ. Danach würde ein Domaininhaber nämlich gegen nachträgliche Marken- / Kennzeichenrechte verstoßen, wenn ihm kein eigenes Kennzeichenrecht zur Seite stehen sollte. Und da in der Vergangenheit anerkannt war, dass nicht schon mit der Registrierung einer Domain automatisch Kennzeichenrechte entstehen, sondern darüber hinaus noch einiges „passieren“ muss (z.B. Fertigstellung einer Webseite im Sinne eines Werkes i.S.d. § 5 Abs.3 MarkenG, vgl. OLG München, Urt. vom …), konnte es passieren, dass eine früher registrierte Domain mit dem Trick einer nachträglichen Markenanmeldung oder Firmengründung wieder freigegeben werden musste.
Durch das Urteil „afiliates.de“ wird nun Klargestellt, dass ein nachträglicher Kennzeichen- bzw. Namenserwerb nun grundsätzlich nicht mehr ausreicht, um gegen eine früher registrierte Domain, für die keine eigenen Rechte in Anspruch genommen werden kann, vorzugehen.
In dem entschiedenen Fall hatte der Beklagte im Oktober 2000 für sich die Domain „afiliates.de“ registrieren lassen.
Die Klägerin konnte an der Unternehmensbezeichnung „Afilias Limited“ seit Mai 2001 Unternehmenskennzeichen- bzw. Namensrechte für sich beanspruchen. Die Unternehmenskennzeichen- bzw. Namensrecht der Klägerin sind damit zeitlich nach der Domainregistrierung der Domain „afiliates.de“ durch die Beklagte entstanden.
Nebenbei hat der BGH auch noch klargestellt, dass Namensrecht in bestimmten Konstellationen neben Markenrechten geltend gemacht werden können.
Grundsätzlich schließt bei einer Anwendbarkeit des spezielleren Markenrechtes daneben die Anwendbarkeit des Namensrechtes nach § 12 BGB aus. Etwas anderes soll jedoch dort gelten, wo es um Sachverhalte gehe, die Außerhalb des Anwendungsbereiches des MarkenG spielen würden. So war es im hier entschiedenen Fall: Der Beklagte war mit seiner Domain nicht im geschäftlichen Bereich tätig, mit der Folge, dass auch das Markengesetz keine Anwendung finden konnte. Dementsprechend konnte das allgemeine Namensrecht nach § 12 BGB zur Anwendung kommen.
Allerdings sah der BGH – im Gegensatz zu dem Berufungsgericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf – eine Verletzung des allgemeinen Namensrechtes nach § 12 BGB im Ergebnis nicht als gegeben an.
Der BGH führte hierzu aus:
„Die vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen tragen jedoch nicht die Beurteilung, dass der Beklagte das Namensrecht der Klägerin nach § 12 BGB verletzt hat.“
Schon früher hatte der BGH in der grundke.de-Entscheidung geurteilt, dass eine unberechtigte Namensanmaßung nach § 12 Satz 1 Fall 2 BGB dann vorliege, wenn ein Dritter unbefugt den gleichen Namen gebrauche, dadurch eine Zuordnungsverwirrung eintrete und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt würden (vgl. BGHZ 171, 104 Tz. 11 – grundke.de, m.w.N.).
Einen solchen Namensgebrauch hatte der BGH hier zunächst auch angenommen. Er führte aus, dass ein Gebrauchen bereits in der Aufrechterhaltung er Registrierung zu erblicken sei. Grundsätzlich liege nämlich schon in dem Registrieren eines Domainnamens und dem Aufrechterhalten dieser Registrierung ein Namensgebrauch.
Durch die Registrierung wird nämlich der berechtigte Namensträger bereits dadurch, dass ein Dritter den Namen als Domainnamen unter einer bestimmten Top-Level-Domain registriert und registriert hält, von der eigenen Nutzung des Namens als Domainname unter dieser Top-Level-Domain ausgeschlossen (vgl. BGHZ 149, 191, 199 – shell.de; 155, 273, 276 f. – maxem.de).
Auch meinte der BGH, der Beklagte habe seine bereits im Jahre 2000 registrierte Domain unbefugt gebraucht, denn der Beklagte konnte – im Gegensatz zu der Klägerin, die ab dem Jahre 2001 ein Kennzeichenrecht für sich beanspruchen konnte – keine eigenen Rechte an der Domain für sich beanspruchen.
Allein durch die Registrierung der Domain „Afilias“ im Jahre 2000 konnte der Beklagte kein wirksames (Kennzeichen-)Recht an der Domain erlangen, denn
„der Eintrag eines Domainnamens ist nicht wie ein absolutes Recht einer bestimmten Person zugewiesen (BGHZ 149, 191, 205 – shell.de). Durch die Registrierung eines Domainnamens erwirbt der Inhaber der Internet-Adresse weder das Eigentum an dem Domainnamen selbst noch ein sonstiges absolutes Recht, welches ähnlich der Inhaberschaft an einem Immaterialgüterrecht verdinglicht wäre (BVerfG, Kammerbeschl. v. 24.11.2004 – 1 BvR 1306/02, GRUR 2005, 261 m.w.N.; Bornkamm in Festschrift für Schilling, 2007, S. 31, 38 f.; a.A. OLG Köln GRUR-RR 2006, 267, 268).“
Auch sei dem Beklagten durch die Benutzung der Domain kein entsprechendes Unternehmenskennzeichen entstanden, denn der Beklagte habe die Domain nicht als Hinweis auf einen Geschäftsbetrieb genutzt.
In diesem Zusammenhang hat der BGH allerdings noch einmal grundsätzlich bestätigt, dass es grundsätzlich möglich sei, dass durch die Benutzung eines Domainnamens ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben werden kann; dies setze allerdings voraus, dass der Verkehr in der als Domainnamen gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkenne (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 – I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 – soco.de; Urt. v. 24.2.2005 – I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 873 – Seicom).
Auch eine später eingetragene Marke nützte dem Beklagten nichts, denn ein nachträglicher Erwerb eines Rechts am Domainnamen könne lediglich im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung berücksichtigen werden.
Der unbefugte Namensgebrauch durch das Aufrechthalten der Registrierung würde schließlich auch zu einer Zuordnungsverwirrung und zu einer Verletzung schutzwürdiger Interessen der Klägerin führen, stellte der BGH fest.
Er führte hierzu wörtlich aus:
„Verwendet ein Dritter einen fremden Namen namensmäßig im Rahmen einer Internet-Adresse, tritt eine Zuordnungsverwirrung ein, weil der Verkehr in der Verwendung eines unterscheidungskräftigen, nicht sogleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internet-Adresse einen Hinweis auf den Namen des Betreibers des jeweiligen Internet-Auftritts sieht. Wird der eigene Name durch einen Nichtberechtigten als Domain-Name unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de" registriert, wird dadurch über die Zuordnungsverwirrung hinaus ein besonders schutzwürdiges Interesse des Namensträgers beeinträchtigt, da die mit dieser Bezeichnung gebildete Internet-Adresse nur einmal vergeben werden kann (BGHZ 149, 191, 199 – shell.de; 155, 273, 276 f. – maxem.de; 171, 104 Tz. 11 – grundke.de).“
Für unerheblich erachtete der BGH, dass die Klägerin unter der Top-Level-Domain „.info“ erreichbar sei, denn der Verkehr würde erwarten, dass Unternehmen, die auf dem deutschen Markt tätig und im Internet präsent seien, auch unter der mit ihrem eigenen Namen als Second-Level-Domain und der Top-Level-Domain „.de“ gebildeten Internet-Adresse auf einfache Weise aufgefunden werden könnten (vgl. BGHZ 149, 191, 201 – shell.de).
Soweit, so schlecht für den Beklagten, denn danach hätte er die Nutzung seiner Domain unterlassen müssen.
Dann aber sprang der BGH dem Beklagten jedoch zur Seite und monierte, dass das Berufungsgericht nicht die dann noch erforderliche Interessenabwägung vorgenommen hatte.
Der Nichtberechtigte könne zwar in der Regel nicht auf eigene schützenswerte Belange verweisen, die im Rahmen der Interessenabwägung zu seinen Gunsten zu berücksichtigen wären (BGH GRUR 2005, 430, 431 – mho.de), gleichwohl könne es von diesem Grundsatz aber auch Ausnahmen geben.
Ob sich der Beklagte hier auf eine solche Ausnahme stützen könne, müsse das Oberlandesgericht allerdings noch einmal genau prüfen, deshalb verwies der BGH die Sache zurück zum OLG.
Gleichzeitig schrieb der BGH dem Berufungsgericht jedoch ins Stammbuch, um welche Ausnahmen es sich im vorliegenden Fall handeln könnte.
Zum einen könnte eine Ausnahme darin zu erblicken sein, dass die Registrierung des Domainnamens durch den Nichtberechtigten nur der erste Schritt im Zuge der – für sich genommen rechtlich unbedenklichen – Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist. Dies begründete der BGH mit der pragmatischen Überlegung, dass es der Inhaber eines identischen Unternehmenskennzeichens im Allgemeinen nicht verhindern könne, dass in einer anderen Branche durch Benutzungsaufnahme ein Kennzeichenrecht an dem gleichen Zeichen entstehe. Ist ein solches Recht erst einmal entstanden, müsse auch die Registrierung des entsprechenden Domainnamens hingenommen werden. Da es vernünftiger kaufmännischer Praxis entspreche, sich bereits vor der Benutzungsaufnahme den entsprechenden Domainnamen zu sichern, führe die gebotene Interessenabwägung dazu, dass eine der Benutzungsaufnahme unmittelbar vorausgehende Registrierung nicht als Namensanmaßung und damit als unberechtigter Namensgebrauch anzusehen sei (BGH GRUR 2005, 430, 431 – mho.de).
Zum anderen könnte eine weitere Ausnahme dann geboten sein, wenn das Kennzeichen- bzw. Namensrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Domaininhaber entstanden ist. Ein solcher Fall liegt nach der Ansicht des BGH hier vor.
Der gegenteiligen Ansicht des Berufungsgerichts, nach der es für den Anspruch des Berechtigten gegen den Domaininhaber wegen Verletzung des Namensrechts nicht von Bedeutung sei, ob der Berechtigte das Namensrecht erst nach der Registrierung des Domainnamens erworben habe, erteilte der BGH eine deutliche Absage.
Zwar wies der BGH darauf hin, dass die Ansicht vertreten werde, der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens könne gegenüber jedem, der einen mit seinem Unternehmenskennzeichen übereinstimmenden Domainnamen für private oder sonstige außergeschäftliche Zwecke benutze und sich seinerseits nicht auf ein Kennzeichen- oder Namensrecht an dem Domainnamen berufen könne, nach § 12 BGB Unterlassungs- und Löschungsansprüche geltend machen, selbst wenn die Registrierung des Domainnamens vor der Entstehung des Unternehmenskennzeichens erfolgt sei (Bettinger aaO Rdn. DE 403 und 370 sowie – zur Marke – DE 128 und 124; ebenso Bröcher, MMR 2005, 203, 206 f.). Dies wird damit begründet, dass allein durch die Registrierung kein absolutes Recht an dem Domainnamen entstehe.
Dieser Ansicht könne aber nicht gefolgt werden, so der BGH, denn die Registrierung eines zum Zeitpunkt der Registrierung in keinerlei Rechte eingreifenden Domainnamens sei im Hinblick auf die eigentumsfähige, nach Art. 14 GG geschützte Position des Domaininhabers nicht ohne weiteres wegen später entstandener Namensrechte als unrechtmäßige Namensanmaßung zu qualifizieren (vgl. LG München I MMR 2004, 771, 772). Auch wenn der Domaininhaber durch die Registrierung kein absolutes Recht an dem Domainnamen erwerbe, begründe der Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle doch ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht, das dem Inhaber des Domainnamens ebenso ausschließlich zugewiesen sei, wie das Eigentum an einer Sache (BVerfG GRUR 2005, 261). Es begegne zwar keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass derjenige, der durch die Registrierung eines Domainnamens bereits bestehende Kennzeichen- oder Namensrechte verletze, zur Beseitigung der Störung verpflichtet sei (vgl. BVerfG GRUR 2005, 261 f.). Anders verhalte es sich aber, wenn das Namensrecht erst nach der Registrierung entstehe. In einem solchen Fall setze sich das Namensrecht des Berechtigten nicht ohne weiteres gegenüber dem Nutzungsrecht des Domaininhabers durch; vielmehr sei eine Abwägung der betroffenen Interessen geboten, urteilte der BGH.
Dabei könne sich der Dritte, der den Domainnamen als Unternehmenskennzeichen verwenden möchte, regelmäßig nicht auf ein schutzwürdiges Interesse berufen. Schließlich könne er ja vor der Wahl einer Unternehmensbezeichnung, die er auch als Internet-Adresse verwenden möchte, unschwer prüfen, ob der entsprechende Domainname noch verfügbar sei; sollte der gewünschte Domainname bereits vergeben sein, würde es ihm oft möglich und zumutbar sein, auf eine andere Unternehmensbezeichnung auszuweichen. Die Interessenabwägung gehe dann in aller Regel zugunsten des bisherigen Domaininhabers aus.
Anders soll es sich allerdings verhalten, wenn es dem Domaininhaber wegen Rechtsmissbrauchs versagt sei, sich auf seine Rechte aus der Registrierung des Domainnamens zu berufen. Dies soll insbesondere dann der Fall sein, wenn der Domaininhaber den Domainnamen ohne ernsthaften Benutzungswillen in der Absicht registrieren ließe, sich diesen von dem Inhaber eines entsprechenden Kennzeichen- oder Namensrechts abkaufen zu lassen (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997 – I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 – Analgin; Urt. v. 19.2.1998 – I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. = WRP 1998, 978 – Makalu; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 – Classe E; Beschl. v. 30.10.2003 – I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 – S100; OLG Hamm MMR 2005, 377, 382 f.).
Da das Berufungsgericht die gebotene Interessenabwägung nicht vorgenommen und keine Feststellungen dazu getroffen habe, ob der Vortrag der Klägerin zutreffe, der Beklagte habe den Domainnamen nur deshalb registrieren, um ihn sich abkaufen zu lassen.
Der BGH konnte daher nicht abschließend beurteilen, wessen Interessen an dem Domainnamen im Streitfall der Vorrang gebühre.
Die Klägerin wurde auch nicht damit gehört, dass sie angeblich bereits vor Registrierung der Domain entsprechende Rechte für sich beanspruchen könne.
Die Klägerin versuchte nämlich zu argumentieren, dass entsprechende Rechte bereits daraus herzuleiten sein, dass ein Konsortium der Klägerin sich bereits zuvor um die Position eines „Registry“ für die Top-Level-Domain „info“ bei der ICANN in den Vereinigten Staaten von Amerika bemühte. Hierin wollte die Klägerin (gleichzeitig auch) eine Geschäftsaufnahme in der Bundesrepublik erblicken und dadurch entsprechende Unternehmenskennzeichenrechte für sich in Anspruch nehmen.
Zwar stellte der BGH klar, dass eine von Haus aus unterscheidungskräftige Kennzeichnung dadurch Schutz nach § 5 MarkenG erlangen könne, dass sie im Inland im geschäftlichen Verkehr in Gebrauch genommen werde (vgl. BGHZ 120, 103, 107 – Columbus). Hierfür sei es nicht einmal erforderlich, dass die Bezeichnung so weit in den inländischen Verkehr eingedrungen sei, dass sie in den beteiligten Verkehrskreisen schon eine gewisse Anerkennung als Hinweis auf das ausländische Unternehmen gefunden habe; insbesondere sei es nicht erforderlich, dass das Unternehmen bereits gegenüber allen Marktbeteiligten oder auch nur seinen künftigen Kundenkreisen in Erscheinung getreten sei. Ausreichend sei vielmehr, wenn die Bezeichnung im Inland in einer Weise in Gebrauch genommen worden wäre, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung schließen ließe (BGH, Urt. v. 2.4.1971 – I ZR 41/70, GRUR 1971, 517, 519 – SWOPS; BGHZ 75, 172, 176 – Concordia; BGH GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR).
Ein solcher Fall sei hier aber nicht gegeben. Der BGH pflichtete nämlich der Vorinstanz bei, dass die Bewerbung des Konsortiums um die Position eines „Registry“ für die Top-Level-Domain „.info“ zutreffend nicht als Teilnahme am Geschäftsverkehr in Deutschland gewertet werden könne; dass die TOP-Level-Domain „.info“ weltweit Relevanz besitzt, rechtfertige entgegen der Klägerin keine abweichende Bewertung. Auch die Berichterstattung in Deutschland über die Gründung des Konsortiums und dessen Bewerbung bei der ICANN stelle keine Benutzung der Bezeichnung im inländischen Geschäftsverkehr dar; darauf dass die Benutzung der Bezeichnung nicht durch den Rechtsinhaber selbst erfolgen müsse, komme es insoweit nicht an. Auch die unter Verwendung der Bezeichnung „Afilias“ geführte Korrespondenz mit einem inländischen Partner des Konsortiums sah auch der BGH als einen rein unternehmensinternen Vorgang an, der keinen Kennzeichenschutz begründen könne; dass dieses dem Konsortium angehörende Unternehmen nicht in dem Konsortium aufgegangen, sondern ein eigenständiges Unternehmen geblieben sei, stehe dieser Beurteilung nicht entgegen, entschied der BGH.
Dementsprechend muss nun das OLG Düsseldorf nochmals über diese Sache entscheiden. Nach den Ausführungen des BGH dürfte mit der Abweisung der Klage insgesamt zu rechnen sein.

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.12.2004 - 38 O 132/04 –
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 30.08.2005 - I-20 U 14/05 –


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